Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co., 2020 FCA 1412022 CSC 43 (39439)

«Nova a fabriqué et vendu des produits visés par le brevet de Dow concernant des polyéthylènes métallocènes à basse densité et structure linéaire, qui sont des plastiques minces mais résistants. La Cour fédérale a autorisé Dow à réclamer une remise ou restitution des profits, dont le montant serait évalué au moyen d’un renvoi. Le juge chargé du renvoi a accordé à Dow une somme équivalant aux recettes réelles tirées par Nova de la vente des plastiques brevetés, moins la totalité des coûts qu’elle avait engagés pour fabriquer les plastiques brevetés. Par conséquent, Nova n’a été autorisée à déduire que les coûts réels engagés pour fabriquer l’éthène, le principal composant des plastiques brevetés, et non le coût plus élevé de l’éthène au prix du marché. Le juge chargé du renvoi a également conclu que Dow avait droit aux « bénéfices de rebond », des profits qui sont réalisés après l’expiration du brevet, mais qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet. La Cour d’appel fédérale a confirmé la totalité de la somme attribuée à Dow.»

La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est rejeté.

Le juge Rowe écrit comme suit (aux paragraphes 1-4, 66-67, 73-77):

«Le présent pourvoi concerne le bon calcul du montant que l’appelante (« Nova ») doit verser aux intimées (« Dow ») à titre de réparation pour la contrefaçon d’un brevet. La mesure de réparation relevant du droit des brevets appelée « remise des profits » est au cœur du présent pourvoi. Elle consiste à exiger de la partie qui contrefait un brevet (le « contrefacteur ») qu’elle restitue tous les profits qui ont un lien de causalité avec l’invention.

Nova demande à la Cour de déduire des profits que la société a recueillis en vendant des produits ayant contrefait le brevet de Dow les profits hypothétiques qu’elle aurait pu tirer d’un produit dénué de tout lien si elle n’avait pas commis de contrefaçon. La différence entre ces deux valeurs, fait valoir Nova, devrait être la somme payable à Dow.

…S’il est vrai que, dans certaines circonstances, les profits hypothétiques qu’un contrefacteur aurait pu réaliser en vendant une solution non contrefaisante sont pertinents pour le calcul des profits à restituer, nous n’avons pas affaire à un tel cas en l’espèce. Une « solution non contrefaisante » est tout produit qui aide le tribunal à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention des profits qui ont été réalisés au cours de la période où le produit contrefait a été utilisé ou vendu, mais qui n’ont pas de lien de causalité avec l’invention. La question de savoir s’il existe une solution non contrefaisante pertinente susceptible d’aider le tribunal à effectuer ce calcul est une question de fait. Il incombe au contrefacteur de prouver l’existence d’une solution non contrefaisante pertinente. D’après le dossier dont disposait le juge chargé du renvoi, il n’existait aucune solution de ce genre à prendre en compte. Le juge chargé du renvoi a donc décidé de façon équitable que tous les profits de Nova avaient un lien de causalité avec l’invention de Dow. …

Qui plus est, pour la première fois en droit canadien, le juge chargé du renvoi a octroyé à Dow des « bénéfices de rebond ». Les bénéfices de rebond sont des profits qui sont réalisés après l’expiration du brevet, mais qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet. Nova se pourvoit en appel contre cette adjudication, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. Sur ce point également, le pourvoi de Nova doit être rejeté. Les bénéfices de rebond sont un prolongement du principe fondamental selon lequel, dans le cadre d’une remise des profits, le contrefacteur doit restituer tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention. Il importe peu de savoir à quel moment les profits ont été réalisés, pourvu qu’il existe ce lien de causalité. Comme dans le cas des solutions non contrefaisantes, la question de savoir si les profits recueillis après l’expiration du brevet ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet est une question de fait. Sur la foi du dossier qui lui avait été soumis, le juge chargé du renvoi a décidé qu’une partie des profits réalisés par Nova après l’expiration du brevet avaient un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention : en contrefaisant le brevet de Dow, Nova a investi prématurément le marché créé par l’invention, s’est constituée une part de marché, et s’est servie de cet avantage commercial pour réaliser après l’expiration du brevet des profits qui avaient un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention au cours de la période de protection par brevet. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de fait du juge chargé du renvoi sur ce point.


 

En somme, je ne vois aucune raison de nous écarter de l’arrêt Schmeiser et d’adopter la définition de « solution non contrefaisante » proposée par Nova et entérinée par ma collègue. Bien que l’approche préconisée par Nova serve ses propres intérêts, elle a pour résultat d’avantager le fort et de défavoriser le faible, une conséquence qui ne s’accorde avec aucun principe d’equity dont je connaisse l’existence.

Le point de savoir s’il existe une solution non contrefaisante susceptible d’aider le tribunal à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention est une question de fait. Aucune règle rigide n’encadre cet exercice factuel. Malgré les affirmations de ma collègue selon lesquelles je conclus le contraire, il n’est pas nécessaire que la solution non contrefaisante soit un strict produit de remplacement au produit breveté sur le marché. Il incombe au contrefacteur de présenter des éléments de preuve suffisants pour convaincre le tribunal que les profits tirés de son produit contrefait l’ont été grâce à des caractéristiques autres que l’invention du titulaire du brevet, et qu’il existe une solution non contrefaisante pouvant aider les tribunaux à isoler cette valeur (Beloit, par. 76‑77; Bayer Aktiengesellschaft, par. 15‑16; AFD Petroleum Ltd. c. Frac Shack Inc., 2018 CAF 140, par. 62‑63 (CanLII)). Les solutions non contrefaisantes seront normalement plus pertinentes lorsque le brevet ne vise qu’une partie du produit vendu. En pareil cas, les profits que la vente du produit contrefait a permis de réaliser peuvent être attribuables à des caractéristiques inventives et non inventives du produit. Mais les solutions non contrefaisantes peuvent également se révéler pertinentes lorsque la totalité du produit vendu est brevetée. En définitive, [traduction] « la question est de savoir si le brevet a contribué à l’ensemble de la valeur du produit vendu, ou seulement à une partie; il ne s’agit pas de savoir si le brevet englobe tout l’objet vendu, ou seulement une partie » (N. Siebrasse, « A Remedial Benefit‑Based Approach to the Innocent‑User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 R.C.P.I. 79, p. 109 (en italique dans l’original)).


 

Je n’accepte pas davantage la demande de Nova visant à ce que la Cour renvoie l’affaire au juge chargé du renvoi pour réexamen. La présente décision confirme le droit établi en ce qui a trait à la remise des profits, ainsi qu’il est énoncé dans l’arrêt Schmeiser. Le juge chargé du renvoi n’a pas mal appliqué cet arrêt. Dans ces circonstances, rien ne justifie de renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau sur celle‑ci.

La remise des profits exige que le contrefacteur restitue tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention, sans égard au moment où les profits se matérialisent. Par exemple, si un contrefacteur réalise des profits supplémentaires une fois le brevet expiré en raison d’une percée rapide sur le marché, il devrait restituer les profits dégagés après l’expiration du brevet. Ce principe est connu sous l’appellation de « bénéfices de rebond »; on en parle aussi comme d’un «recours relatif à l’effet de tremplin».

Pour la première fois en droit canadien, le juge chargé du renvoi a octroyé des bénéfices de rebond à Dow. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, et s’est rangée à l’opinion du juge chargé du renvoi selon laquelle « les profits dits de rebond “relèvent purement du type de [gain] devant être démontr[é] par preuve” » (motifs de la C.A.F., par. 126 (texte entre crochets dans l’original), citant les motifs de la C.F., par. 124).

Nova conteste la décision d’accorder des bénéfices de rebond, en invoquant à cet égard les trois motifs suivants : (1) l’octroi de bénéfices de rebond n’est pas autorisé en droit; (2) Dow a déjà été indemnisée de l’« avancée » de Nova sur le marché par le versement d’une redevance raisonnable (comme il est mentionné au par. 7, ci‑dessus); et, (3) subsidiairement, si les bénéfices de rebond sont autorisés en droit, leur montant devrait être réduit pour tenir compte du fait que Nova aurait réalisé des profits en vendant des plastiques de type seau et cageot si elle n’avait pas contrefait le brevet. Aucun de ces arguments n’est convaincant. Comme je l’expliquerai plus loin, (1) l’octroi de bénéfices de rebond est autorisé en droit; (2) la question de savoir si des profits réalisés après l’expiration du brevet ont un lien de causalité avec la contrefaçon de celui‑ci est une question de fait, et Nova n’a pas démontré que les conclusions du juge chargé du renvoi comportaient une erreur manifeste et déterminante; et (3) pour les motifs exposés ci‑dessus, Nova n’a pas droit à une déduction des profits qu’elle aurait pu tirer de la vente de plastiques de type seau et cageot. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir relativement à cette partie de la somme accordée à Dow par le juge du renvoi.»